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花适当的钱办恰当的事 商标反抢注的若干招式
2005-08-22 10:23  来源:《中国财富》  作者:金宏伟 陈晖

  花适当的钱,办恰当的事,这便是商标反抢注的精髓所在。


  从一场大张旗鼓的举国声讨,到一份语焉不详的联合声明,半月时间,“海信vc西门子”的商标之争便结束了,没留下任何可资借鉴的细节经验。那么,同样面临“被抢注”危险的其他企业应该怎么办?


  我们从头说。

  反抢注第一式:慧眼识贼


  故事里常有这么一种讲法,说是某商人与同伴走在路上,秋毫之间,商人感到前方潜伏着危险,要求停下休息。同伴执意不肯,结果未走多远便被盗匪劫掠一空。于是,商人对同伴说,“俗话讲‘山岗无农有贼行’,好好的山坡,没有种田放牧之人,必是附近盗匪太多,这是从商经验。”


  “反抢注”是否同样存在某种经验呢?据北京集佳知识产权代理有限公司的李永波律师介绍,答案是,有。


  经验一,警惕要求独家代理权的人。一些海外商人为获取我国产品在其本国市场的垄断利益,往往提出独家代理权要求,而一旦遭到拒绝,他们便会以自己的名义在其本国注册我国产品,利用商标权破坏我国企业在其地区的产品市场,或阻止他人代理我国产品。如我国“牡丹”电视机的“PEONY”商标便被荷兰销售代理商在荷兰、瑞典、挪威、比利时、卢森堡五国抢注。


  经验二,警惕展览会上详细了解产品市场的人。企业参加展览会时,如果发现有人详细了解产品市场情况,但又没有合作意向,那企业就要注意了,这个人可能就是商标抢注者。近几年来,东南亚或韩、日投机商人曾多次利用我国企业在参加展览会时的疏忽,掌握我国产品的海外市场情况,在我国产品的重要销售市场抢注商标,进而倒卖商标或以侵权之名收取佣金。如,一日本人在日本抢注上海“英雄”金笔商标,要求中方按“英雄”金笔在日本销售量的5%向其支付佣金,致使“英雄”笔的日本代销商因无利可图而停止代销。


  经验三,警惕企业目标市场的竞争对手。通过商标抢注制造知识产权纠纷,近年来日渐成为欧美公司向我国企业设置贸易壁垒的一种新手段,此次“海信vc西门子”的商标之争便是典型案例。如果我国企业所在行业恰属竞争激烈行业,那就尤其需要警惕来自竞争对手的商标抢注阻击。


  经验四,警惕商标注册的巧合性。我国企业在长期发展中往往重视中文商标的塑造与保护,而与之相对应的外文标识则简单地使用外文常用单词,这便增大了自身商标的被抢注的机率。如联想原英文标识为“legend”,此单词为英文常用单词,很早便被他人注册使用,因此,联想欲进军美国市场,就必须换标。


  反抢注第二式:未雨绸缪


  经验往往可意会而不可言传,因此,把希望完全押在“慧眼”之上,无异赌博。反击抢注,更必要的是建立起一套适合自己的商标防御体系,以便花适当的钱,办恰当的事。


  目前,世界各国主要有三种商标确认制度:使用优先制、注册优先制和使用与注册并用制。“使用优先制”国家凭商标的原始凭证认定权利人;“注册优先制”国家依据商标在该国的注册纪录确定权利人;“并用制”国家则兼顾使用与注册两种情况。针对此三种商标确认制度,不同企业可采取的不同的商标保护策略。


  先说中小企业。一般情况下,中小企业取得了一定的国内业务,偶有产品销往海外,但产品在海内外均不具备领导市场的能力,自身商标还仅仅是一种起“区别”作用的标识。此时,企业可不急于海外注册,特别是在“使用优先制”国家,只需委托国内商标事务所监测企业海外潜在市场的商标注册情况,同时保留商标原始凭证即可,如广告、发票、合同、公证材料、报关单等。


  世界多数国家均设置“商标注册异议公告”程序,商标事务所定期监测目标国家的商标注册公告,一旦发现有雷同或近似商标,便可提起商标异议,从而阻止抢注的出现。如本文配文《澳门商标抢注阻击战》便是通过公告监测,打击商标抢注的成功案例。


  再说国内市场领先企业。这种企业的产品在国内市场已成为主流,伴有较大数额出口业务,其商标在“区别标识”作用之外亦具备了“价值增值”功能,此时,企业应该开始考虑“马德里商标国际注册”(下简称“马德里体系”),以抵御商标被抢注所带来的无形资产损失。


  “马德里体系”是一种注册人仅提交一件申请即可确保其商标在多国受到保护的国际条约体系,包括《商标国际注册马德里协定》和《马德里议定书》两部分。该体系优点在于:费用较低,注册费用只包括“基础注册费”、“指定国家注册费”、“本国商标主管机关费用”三部分;节省时间,商标国际注册申请人从向中国商标局提交商标国际注册申请书之日起,一般6个月左右即可取得世界知识产权组织(WIPO)国际局颁发的商标国际注册证明;手续简单,申请人向本国商标局递交一份申请即可指定众多国家进行申请保护,后期变更名称/地址、续展等手续也均可以通过单一程序得以实现。


  可以说,“马德里体系”是一条既保护自身品牌,又不过分增加企业经营费用的经济之途,在“注册优先制”国家尤其适用。而对于非“马德里体系”成员国,企业可依自身需要采取逐一注册方式或继续委托国内事务所监测,同时妥善保存有利自身的商标原始凭证,以备解决可能纠纷之用。


  最后说具有明确海外发展计划的大型企业。对于它们,最好的商标保护措施就是针对目标市场,委托当地专业事务所,以逐一注册的方式进行海外商标申请。这是因为,“马德里体系”并不提供各国的商标检索服务,有可能出现因商标近似或雷同,注册申请被驳回的情况,这将造成重复费用。而当地专业事务所熟悉本国或本地区法律,具备专业的商标监测工具,可为商标注册提供准确的申请建议,保证商标注册申请的成功率。


  此外,“马德里体系”对于急于进入海外市场的企业,有贻误市场时机的可能。据“集佳”公司介绍,根据《保护工业产权巴黎公约》规定,公约成员国商标申请人享有自商标注册申请日起6个月的其他成员国商标申请优先权。即我国某申请人于2005年1月1日向中国商标局提出商标注册申请并得到受理,该申请人的国内商标申请日即为2005年1月1日。此后,该申请人在6个月内分别向法国、德国等“公约”成员国提出同样的商标注册申请,并主张优先权且能够提供优先权公证文件,那么,该申请人在法国、德国的商标注册的申请日将被统一视为是2005年1月1日。而他人在2005年1月1日之后向法国或德国提请的相同或近似商标注册申请,则被视为在后商标申请而驳回。而如果,通过“马德里体系”进行的商标国外注册,就无法享受《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为“马德里体系”要求以申请人的本国基础注册完成为前提,而我国要完成基础注册,一般都需要一年以上的时间,等基础注册完成,早已超出优先权期限了。因此,对于如“联想换标”这样重大的海外商标战略性行为,适用逐一注册方式更能保护企业商标的合法权益。


  反抢注第三式:亡羊补牢


  虽然人们总是渴望“花适当的钱,办恰当的事”,但事事皆有意外。如果商标已然被海外抢注,那就只得利用各种手段尽力挽回了。


  最义正严辞的挽回手段是依靠法律。根据《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》关于驰名商标的保护规定,或根据《保护工业产权巴黎公约》第六条“商标所有人的代理商或代表人未经商标所有人的授权而以自己的名义申请注册商标的,该所有人有权对所申请的商标提出异议或请求撤销”规定,如果企业能够提供商标的原始凭证及公证材料,被抢注企业是有可能依靠法律夺回商标的。例如,我国“雄鸡”牌蚊香在非洲和南美洲一些国家畅销,被一商人在尼日利亚抢注,并索要巨额侵权赔偿。中方企业在当地代理人的帮助下,了解到尼日利亚商标注册实行“使用优先”原则,经3年努力,中方提供了种种在先使用的证据,此案以中方胜诉告终。


  不过,法律手段往往又是耗费成本最高的。搜集证据、委托律师所需的费用已非常高,而法律程序又往往一拖经年,致使企业坐失市场发展机会。


  最心照不宣的挽回手段是商标谈判。抢注者的动机万变不外乎一个“利”字,如果企业可以坐下来与抢注者谈判,未尝不会得到一个兼顾市场和效益周全之策。如,此次海信与西门子之争,双方经过谈判,半月间即达成共识,虽留下一个“免费转让vc六位数转让费”的悬案,但谈判共识为海信进军欧洲市场争取了有利时间,孰失孰得,就只有海信自己两害相权了。


  值得注意的是,商标谈判绝不是一个简单的金钱游戏,而是双方在政府、社会等方面的公关能力的综合较量。在此次“海信vc西门子”案例中,海信在事件之初积极应诉,同时广泛而主动地配合媒体进行新闻报道,继而协助媒体发起“中国企业海外维权研讨会”,商务部、工商局、商标局等部门代表悉数出席,从正面给西门子施加压力,从而最终拿回商标。


  最无可奈何的挽回手段是商标换标这种“应诉”为表,“谈判”为里的谈判术,正是“孙子兵法”中“正合奇胜”的精髓所在。假使企业无法通过谈判拿回自己的商标,又无心力应对法律程序,那就只有换标了。换标的好处是,国外市场对我国企业具有“价值增值”功能的中文标识往往缺乏认知度,此时推出全新英文标识对既有市场不会形成颠覆性冲击。


  当然,任何的事后补救总是没有事前预防来得经济,保护知识产权,根本还是建立适合自身的防御体系。


  信息块:


  澳门商标抢注阻击战


  2004年2月,“集佳”公司监测人员发现“《澳门特别行政区公告》商标保护通告”中出现了福建泉州企业的服装类商标,涉及九牧王、柒牌、虎都、斯得雅等国内知名公司。这些商标的申请者均为同一个人,其申请的商标中文名称和部分商标的图形与泉州企业产品的商标中文名称和图形完全一致,由此可以断定,这些商标遭到了他人的抢注。


  在确定了“澳门商标”非内地权利人申请之后,“集佳”公司向泉州市纺织服装商会函告了此事。在商会的协调下,被抢注企业提供了“商标注册证”等关键性文件及公证材料。


  与此同时,泉州纺织服装商会还取得了中国服装协会的支持。3月8日,中国服装协会致函澳门经济局知识产权厅:“我会发现在2004年2月4日《澳门特别行政区公告》第5期第2组商标之保护通告中一名叫吴楚帆的自然人抢注了大量内地企业服装品牌。这些品牌在大陆都是依法注册的商标,经长期使用已经成为比较知名的商标,大都曾被评为省著名商标,其中‘九牧王’商标还被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。这些被抢注商标的持有人主要集中在福建省泉州市,这些企业都是当地骨干性企业,为地方经济和中国服装业的发展做出了突出的贡献。该申请人一次性抢注一个地区如此众多的商标,其主观恶意是明显的,系明显违反诚实信用来抢注他人的商标。我会知悉此事后非常震惊,被抢注的企业也非常愤慨,一致要求通过法律途径来维护自己的合法权益。”


  在多方努力下,“集佳”公司根据澳门特别行政区《工业产权法律制度》第211条第一款“声明异议之期间为在有关申请在《政府公报》上公布之日起计两个月”的规定,在法定的期限内对向澳门经济局提出了对部分被抢注商标的异议申请,并同时提出了新的商标申请。


  依据《工业产权法律制度》第211条第二款,“对于声明异议及程序内之其它文书,申请人得于接获通知起计之一个月内在答辩书内作出答复” 的规定,被异议人应当在接到通知异议之日起一个月内做出答辩,但此次事件的商标抢注人没有提交任何答辩的材料。据此,澳门特别行政区经济局经过近半年的审查,驳回了澳门居民吴楚帆对泉州服装知名品牌的抢注,并同时授予了泉州企业在澳门的商标专用权利。


  “使用优先”原则适用:阿联酋、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、印度、英国、美国、尼日利亚等。


  “注册优先”原则适用:中国、韩国、日本、中国台湾、德国、俄罗斯、法国、智利、阿根廷、墨西哥、南非等国家和地区。


  “并用制”原则适用:中国香港、越南、丹麦、泰国、澳大利亚、新西兰等国家和地区。


  《商标国际注册马德里协定》成员国包括:中国、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、波斯尼亚-黑塞哥维那、保加利亚、比荷卢、白俄罗斯、瑞士、古巴、捷克共和国、德国、阿尔及利亚、埃及、西班牙、法国、克罗地亚、匈牙利、意大利、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、哈萨克斯坦、列支敦士登、利比里亚、拉脱维亚、摩洛哥、摩纳哥、摩尔多瓦共和国、前南斯拉夫马其顿共和国、蒙古、纳米比亚、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、苏丹、叙利亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、圣马力诺、塔吉克斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南、塞尔维亚和黑山、塞拉利昂、肯尼亚、斯威士兰、莫桑比克、莱索托、不丹、伊朗伊斯兰共和国、塞浦路斯。(比利时、荷兰、卢森堡为一个成员国)


  《马德里议定书》国家包括:英国、丹麦、芬兰、挪威、瑞典、冰岛、立陶宛、格鲁吉亚、爱沙尼亚、土耳其、土库曼斯坦、日本、安提瓜和巴布达、希腊、新加坡、澳大利亚、赞比亚、爱尔兰、韩国、美国、荷属安的列斯。

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